Cos’è un marchio?

Il marchio viene definito, dal punto di vista giuridico, come qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre.

Il marchio si distingue in marchio di fatto e marchio registrato. Il primo, per essere riconosciuto, deve avere il carattere della notorietà. Occorre, inoltre, dimostrarne il suo utilizzo, da tempo, nella commercializzazione dei servizi o prodotti. Il secondo, invece, mediante la procedura di registrazione presso l’Ufficio dei brevetti, gode di una più ampia protezione, disponendo di una data certa in cui questa avviene. In questo caso, comunque, deve avere come carattere distintivo l’originalità.

Precisiamo che qualunque persona fisica e giuridica, associazioni, enti etc può essere titolare di un marchio. La titolarità del marchio, inoltre, può essere attribuita anche più soggetti. Non è necessario che il titolare del marchio sia italiano. L’importante è che sia domiciliato in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Non occorre, poi, la maggiore età per possedere un marchio. Quindi, anche i minorenni possono presentare una domanda di marchio di brevetto.

Come si fa a sapere se un marchio è nuovo?

Abbiamo precisato che per registrare un marchio è necessario che questo presenti l’originalità come segno distintivo e, dunque, deve essere nuovo. Ovviamente, sul mercato esistono tante imprese o prodotti e, quindi, può sembrare un’operazione non facile. Tuttavia, per sapere se un marchio è nuovo bisogna fare una semplice ricerca sulle banche dati degli uffici che si occupano della sua registrazione. 

Per essere tutelato in Italia, poi, bisogna comprendere se il marchio è se registrato come marchio nazionale, come marchio europeo oppure esteso in Italia o nell’Unione Europea. Dunque, sarà necessario effettuare delle ricerche specifiche sulla:

• banca dati dei Depositi Nazionali dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) dove è possibile verificare i marchi depositati in Italia
• banca dati dell’EUIPO per conoscere i Depositi Europei
• banca dati della WIPO per i Depositi Internazionali per sapere se la validità di un marchio è stata estesa in Italia.

Occorre sapere che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non si occupa, comunque, di svolgere ricerche di anteriorità nell’esame della domanda di registrazione di un marchio. Quindi, tale attività deve essere effettuata dal soggetto interessato oppure da un delegato. Solitamente, la delega viene fatta al commercialista o consulente di fiducia.

Come registrare un marchio in Italia

Sono tre le modalità previste per il deposito delle domande di marchio nazionale: 

• Modalità telematica; 
• Modalità cartacea presso la Camera di Commercio (CCIAA); 
• Modalità postale.

Ovviamente, se non si è in possesso di una firma digitale, non è possibile effettuare un deposito telematico. Si può, comunque, depositare l’istanza cartacea in Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure effettuare un deposito postale.

La procedura di deposito online, inoltre, non prevede l’invio della domanda tramite email, in quanto la formalizzazione dell’istanza avviene su una specifica piattaforma informatica.

La domanda deve essere presentata dal titolare oppure da un soggetto delegato, come il consulente. Invece, gli unici soggetti abilitati alla rappresentanza presso l’UIBM, nel caso per esempio di opposizione, sono i consulenti in proprietà industriale iscritti all’ordine (mandatario) oppure gli avvocati iscritti all’ordine (rappresentante). 

Tutte le altre categorie professionali non sono abilitate a rappresentare presso l’UIBM il soggetto richiedente la registrazione del marchio e, quindi, non possono firmare al posto del titolare.

Il conferimento dell’incarico al professionista abilitato deve avvenire sempre per iscritto e può essere fatto attraverso una lettera d’incarico specifica oppure in forma di procura generale. L’incarico deve essere sottoscritto dal soggetto che lo conferisce e controfirmato dall’incaricato. È necessario indicare un domicilio elettivo in Italia o uno dei paesi dell’UE.

La lettera d’incarico può riguardare una o più domande (singola o multipla) e deve contenere obbligatoriamente l’indicazione delle privative (proprietà esclusiva) cui si riferisce.

È soggetta all’imposta di bollo di 16 euro e va scritta su carta semplice di formato A4 senza bisogno di autenticazione. L’incarico è poi soggetto ad una tassa di 34 euro. In caso di lettera d’incarico multipla o generale, il numero di deposito della lettera d’incarico ed una copia semplice della lettera dovranno essere richiamato e allegata in ogni domanda successiva.

Quando inizia la tua tutela del marchio?

La tutela del marchio decorre dalla data di deposito della domanda di registrazione, tramite cui vengono conferiti i diritti esclusivi, per l’appunto. Detta data coincide con quella di pagamento del modello F24. La registrazione dura 10 anni, a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. Alla scadenza può essere rinnovata per altri 10 anni.

In quest’ultimo caso, gli effetti decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. Ad esempio, se il marchio scade naturalmente il 31 marzo 2021 e si deposita la domanda di rinnovo il 5 gennaio 2021, il marchio rinnovato sarà valido fino al 31 marzo 2031. Non verranno, dunque, persi dei giorni di validità.

Ugualmente, se il marchio scade naturalmente il 31 marzo 2021 e si deposita la domanda di rinnovo il 5 maggio 2021, il marchio rinnovato sarà valido fino al 31 marzo 2031. Non si acquistano giorni di validità.

Come rinnovare il marchio

Per rinnovare il marchio occorre semplicemente presentare la domanda di rinnovazione del marchio. Questa va inoltrata, però, entro la scadenza del decimo anno. La richiesta può essere depositata anche in anticipo, ad esempio un anno prima, o con un ritardo. 

In quest’ultimo caso, il limite massimo consentito è fino a 6 mesi, mediante il versamento della mora. Se si superano tali scadenze, il marchio non è rinnovabile e, quindi, sarà necessario presentare una nuova domanda di marchio. 

La data di validità del rinnovo decorre da quella di scadenza della registrazione precedente. Il marchio che si rinnova, inoltre, deve essere identico a quello del primo deposito della domanda. Non è, infatti, consentito fare delle modifiche. Non si può cambiare la grafica né aumentare le “classi”, anche se è possibile limitarle. Un marchio, precisiamo, si registra per le classi di prodotti e servizi di interesse. Quindi, la tutela all’esclusività dell’uso del segno distintivo è limitata alle classi scelte.

Non è possibile ampliare le classi scelte. Se si ha questa necessità, occorre procedere al deposito di una nuova istanza di marchio per le nuove classi, totalmente indipendente da quella già presentata.

La domanda di rinnovo del marchio, poi, è soggetta a esame di verifica di regolarità tesa ad accertare che non siano state apportate modifiche. L’iter del controllo non prevede la procedura di opposizione. Se sono, inoltre, cambiate delle circostanze rispetto a quelle del primo deposito, come i titolari o il domicilio, bisogna fornire i dati aggiornati. Nel caso di modifica del titolare, deve essere allegata copia dell’atto di cessione del marchio, se non è stata presentata la trascrizione.

Rinuncia alla domanda. Cosa fare?

La risposta alla domanda dipende dal fatto se il marchio sia stato già registrato o meno. Infatti, è possibile presentare un’istanza di ritiro qualora ci si trovi in fase di richiesta di registrazione. Al contrario, la procedura di registrazione del marchio sia stata conclusa, bisogna presentare domanda di rinuncia. 

Dal momento che la rinuncia riguarda un diritto di fatto acquisito, è necessario effettuare la procedura presso l’Agenzia delle Entrate, la quale fornirà il modulo relativo. Successivamente, quando verrà depositata l’istanza di rinuncia, occorrerà allegare il documento rilasciato dall’ente della riscossione. La rinuncia o il ritiro della domanda di marchio può riguardare solamente alcune classi oppure solo alcuni prodotti o servizi all’interno di una classe.

Come si presenta l’istanza di ritiro della domanda di marchio?

L’istanza di ritiro della domanda di marchio deve essere accompagnata da una marca da bollo di 16 euro. È inoltre possibile fare richiesta contestualmente del rimborso delle tasse, la quale verrà poi valutata dall’Agenzia delle Entrate, allegando quietanza di pagamento delle stesse.

L’istanza può essere depositata: 

• presso la CCIAA di deposito

• tramite il servizio telematico (in questo caso la marca da bollo è di 15 euro)
• depositata presso la Sala del pubblico, via San Basilio 14 – Roma
• inviata per posta con raccomandata a/r a UIBM, Div. XI- Trascrizioni Via Molise 19 – 00187 Roma

Si può cedere il marchio?

La risposta è sì. Infatti, i titoli di proprietà industriale sono dei veri e propri diritti di proprietà e, quindi, possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito. Si seguono le norme dettate dal Codice Civile per la cessione di beni mobili registrati. Si consiglia di comunicare all’UIBM l’avvenuta cessione del marchio con la relativa trascrizione. Detta comunicazione, tuttavia, non è obbligatoria.

Quali sono gli altri segni distintivi diversi dal marchio?

Gli altri segni distintivi diversi dal marchio sono la ditta, la ragione o denominazione sociale, l’insegna e il nome a dominio, collegati singolarmente a un’impresa che produce prodotti o effettua servizi. Detti segni distintivi svolgono una funzione differente rispetto al marchio, tuttavia ne possono impedire la registrazione, rappresentandone la mancanza di novità di un marchio.

• La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore individuale esercita la sua attività. Dunque, identifica il soggetto che produce beni o svolge servizi.
• La ragione sociale o denominazione sociale concerne tutte le società di persone o di capitali che devono avere un nome. Nel primo caso, ovvero le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, il nome è costituito dalla ragione sociale, mentre nel secondo, ovvero le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, è composto dalla denominazione sociale.
• L’insegna serve a individuare e distinguere il locale in cui viene svolta l’attività (cioè il negozio, il laboratorio, il magazzino, ecc.).

Il nome a dominio è il segno distintivo che contraddistingue un sito internet (per esempio “partitaiva24.it”). Non è possibile registrare come marchio un segno noto come nome a dominio, a meno che non si è titolari del dominio stesso, e neanche un marchio altrui come nome a dominio.